Jakiś czas temu, śmiech i kontrowersje wzbudził wyciek wiadomości firmy InPost z prośbą, aby nie odmieniać przez przypadki nazwy znaku towarowego Paczkomat. „W razie potrzeby znak towarowy Paczkomat® poprzedź słowami »urządzenie/automat« i odmieniaj wyłącznie to słowo, np. lista dostępnych urządzeń Paczkomat®” – zwracali się przedstawiciele firmy do kontrahentów. Po tym, jak żarty z nieodmieniania wyrazu dotarły do mediów głównego nurtu, spółka częściowo wycofała się z tego stanowiska. Jej prezes, Rafał Brzoska, w wideo zamieszczonym na platformie LinkedIn zapewnił klientów, że „mogą nazywać Paczkomat InPost jak tylko im się podoba”, a sugestia skierowana była jedynie do pracowników i partnerów firmy. Wydawać się może więc, że mimo szumu medialnego cała sprawa jest fundamentalnie bez znaczenia – kryje się jednak za nią szerszy problem prawny.
Problemem tym jest określenie, czy słowo „paczkomat” posiada wystarczające znamiona odróżniające, aby móc funkcjonować jako znak towarowy. Po raz pierwszy został on zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP w 2009 r. przez spółkę Integer S.A i uzyskał prawo ochronne. Przedmiotem sporu prawnego stał się w 2015 r., gdy Poczta Polska zgłosiła wniosek unieważnienie tegoż prawa ochronnego z uwagi na utratę znamion odróżniających, twierdząc, że słowo to ma wyłącznie charakter opisowy. Urząd Patentowy odrzucił jednak wniosek, stwierdzając, że zestawienie członów „paczko-” i „-mat” nie opisuje wprost właściwości towarów. W opinii Kolegium Orzekającego wnioskodawca nie wykazał w sposób wyczerpujący, że końcówka „-mat” w powszechnym obrocie oznacza automat, a nawet, jeśli tak by miało być, to cała konstrukcja określałaby maszynę zajmująca się bliżej nieokreśloną czynnością związaną z paczkowaniem, a forma skrytki, w której przechowywane są paczki, nie jest pierwszym, co nasuwa się na myśl w tej sytuacji. O ile faktycznie prawdą jest, że urządzenie to służy nie do produkcji paczek, lecz do ich nadawania i odbioru, o tyle można zastanawiać się, czy na pewno jest to wystarczającą przesłanką, by uznać, że konotacja nie jest dość oczywista?
W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – nie. Wyrokiem z 5 grudnia 2017 roku o sygnaturze VI SA/Wa 1270/17 odrzucił on argumentację Urzędu Patentowego i uchylił zaskarżoną przez Pocztę Polską Decyzję. Powołał się on tu między innymi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym między innymi ten precedensowy, z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-33/99, Koninklijke KPN Nederland NV, kształtujący wykładnię, że znak składający się z połączenia wyrażeń o charakterze opisowym również ma charakter opisowy, chyba, że jego całość stanowi więcej, niż tylko prostą sumę elementów. Innymi przykładami znaków unieważnionych wyrokami TSUE były choćby „DigiFilm” oraz „DigiFilm Haker” (T-178/03 oraz T-179/03, 8 września 2005 r.) czy „ecoDoor” (T-625/11, 15 stycznia 2013 r.). Jak wskazał sąd, pochodzenie neologizmu „paczkomat” daje się łatwo rozszyfrować, gdy tylko zapisze się obie części z wielkiej litery. Ponadto, o ile mniej powszechne było tworzenie nowych słów z końcówką „-mat”, to choćby słowo „bankomat” było w powszechnym użyciu. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym na niekorzyść utrzymania znaku towarowego jest też fakt, że InPost zarejestrował także wzory użytkowy i przemysłowy pod tą samą nazwą, jak również wynalazek „paczkomat modułowy”. Z zasady niedopuszczalne jest używanie w tytułach tych wzorów nazwy fantazyjnej – firma sama przyznała więc pośrednio, że ma on charakter nazwy rodzajowej. Oczywiście, wyrok WSA został zaskarżony – Najwyższy Sąd Administracyjny wyrokiem o sygnaturze II GSK 1118/18 z 22 marca 2022 r. oddalił jednak skargę kasacyjną. Nie oznacza to, jednak, że decyzja Urzędu Patentowego została sądowo zmieniona na korzyść Poczty Polskiej – postępowanie w tej sprawie powróciło do Urzędu, który jak na razie nie wydał decyzji w tym zakresie.
W obliczu niepewnej przyszłości znaku towarowego w Urzędzie Patentowym InPost podjął zdecydowane działania, aby udowodnić, że jego podtrzymywanie jest zasadne. Mowa tu nie tylko o zakazie odmiany wyrazu „Paczkomat” w oficjalnych komunikatach, ale także żądania sprostowania do dziennikarzy, którzy znak ten przypisali innej firmie. Efekty tych kombinacji wzbudziły żywe zainteresowanie, ale też pewną konsternację językoznawców, jak również rzeczników patentowych. Sprawa wniosku Poczty Polskiej jest o tyle łatwiejsza dla właściciela znaku towarowego, że Urząd Patentowy musi ocenić stan rzeczy z 2009 roku, kiedy faktycznie urządzenie to było czymś nowym i innowacyjnym, nawet pomimo prostej nazwy i konstrukcji. Jak jednak wskazuje doktor Wojciech Gierszewski, Nawet jeśli wniosek o unieważnienie znaku towarowego „Paczkomat” zostanie ostatecznie oddalony, dla konkurencji otworzy się druga furtka: postępowanie o stwierdzenie jego wygaśnięcia z uwagi na utratę znamion odróżniających. Właśnie na potrzebę takiej sytuacji InPost podejmuje aktywności w celu dowiedzenia aktywnej ochrony znaku towarowego, w tym pisma ostrzegawcze i powództwa w trybie sprostowania prasowego.
Jak skuteczne są jednak takie działania? Według rzecznika patentowego Mikołaja Lecha, Aby walczyć z procesem degeneracji, należy unikać odmieniania znaku towarowego przez przypadki. Dobrze, aby w okolicy nazwy i logo zawsze występował symbol ®. Oznacza on, że dane oznaczenie jest zastrzeżone w urzędzie patentowym. Nie jest to jedyna taka sytuacja na rynku, np. w formalnej korespondencji firmy Wedel zawsze przeczytamy o „Cukierkach Bajeczny® od Wedel” czy „Aspirin® od Bayer”. Dla odmiany dr Gierszewski wątpi jednak, że na dłuższą metę może to ochronić znak towarowy. W jego przekonaniu, znak towarowy „Paczkomat” nie ma zdolności odróżniającej i nie powinien być zarejestrowany. Oczywiście, każda firma ma pełne prawo walczyć o ochronę swojego znaku towarowego. Pytanie jednak, jak długo sytuacja prawna może opierać się naturalnym zmianom w języku. Jaką trudność potrafi to sprawiać, mogą dowieść wiadomości SMS, w których InPost informuje nas, że paczka czeka na nas w Paczkomacie.
Niezależnie od tego jaką decyzję podejmie Urząd Patentowy RP, problem znamion odróżniających stale towarzyszy konfliktom prawnym związanym z rejestracją znaków towarowych – poruszanym już na łamach Technoglogy zagadnieniem była kwestia możliwości zarejestrowania jako takowego twarzy. Zagadnienie upowszechniania się w języku nazw pierwotnie funkcjonujących jako znaki towarowe jest też ciekawe w zakresie językoznawstwa. Oprócz prostych neologizmów takich jak „paczkomat”, w powszechnym obrocie funkcjonują nazwy przedmiotów wprost wyciągnięte od firm, które je stworzyły, takie jak „ksero” czy „żyletki”. Warto też zwrócić uwagę, że InPost jest też posiadaczem aktualnie nieużywanego, a skonstruowanego na takiej samej zasadzie znaku „Pocztomat”, który jak do tej pory nie był przedmiotem sporu prawnego. Z całą pewnością nie jest to więc ani pierwszy, ani ostatni raz, gdy w mediach przewija się temat odróżnialności znaków towarowych.
Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.
autor:
